「科研管理」關於公知常識專利審查意見的答覆策略

企業或個人透過發明專利可以保護髮明成果，並可以佔據新技術及其產品的市場空間。發明專利需要透過實質審查才能授權，在審查實踐中，當審查員採用公知常識進行創造性評述時，對公知常識的認定及說理是發明人或代理師進行創造性答覆的難點問題之一。

1.公知常識的概念以及使用

在現行的專利法、專利法實施細則中都沒有對公知常識進行明確定義，僅在《專利審查指南》中對於公知常識進行了解釋。從《專利審查指南》的記載可知，公知常識通常為本領域中的慣用手段，在教科書、工具書（技術詞典或技術手冊）等中披露的解決技術問題的技術手段等。

公知常識的認定涉及發明申請是否能夠獲得授權。在新修改的《專利審查指南》第二部分第八章中規定：“在審查意見通知書中，審查員將權利要求中對技術問題的解決做出貢獻的技術特徵認定為公知常識時，通常應當提供證據予以證明”。

新修改的專利審查指南雖然規範了審查員在創造性評述中對公知常識的使用，有針對性地強化舉證責任，但是，“通常”是指在大多數的情況下，新修改的《專利審查指南》沒有要求審查員必須對所認定的公知常識進行舉證，審查員仍然可以透過說明理由來進行證明。

目前，如果公知常識為教科書、工具書等記載的解決技術問題的技術手段，審查員通常會舉證；如果公知常識為解決技術問題的慣用技術手段，則在大多數的情況下，審查員藉助邏輯分析和說理的方式來進行證明，這將導致審查員對於公知常識的認定帶有一定的主觀性。

2.關於公知常識的審查意見的答覆策略

《專利審查指南》給出了用於判斷創造性的三步法，具體為：①確定最接近的現有技術；②確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題；③判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見。審查員通常在認定區別技術特徵為公知常識之後，直接認定存在技術啟示，進而否定創造性。筆者認為，“確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題”在創造性判斷中是非常重要的，能夠直接影響發明申請是否具有創造性的結論。審查員有時會對區別技術特徵實際解決的技術問題進行概括，使用一個更上位的技術問題作為本發明實際解決的技術問題，支援其認定公知常識的正確。

在對關於公知常識的審查意見進行答辯時，需要判斷審查員確定的區別技術特徵是否正確，在確認區別技術特徵正確的基礎上（可以修改權利要求，增加區別技術特徵），重新認定該區別技術特徵實際解決的技術問題，將重新確定的技術問題與公知常識的效果進行比對，確定該區別技術特徵在本發明申請中所起的作用或所獲得的技術效果。

在重新確定區別技術特徵所要解決的技術問題時，如果本發明申請沒有明確記載該重新確定的區別技術特徵所解決的技術問題和所起的作用，則應當結合整體技術方案來確定技術問題以及所起到的作用，即考慮該區別技術特徵在整體技術方案中所起的作用和獲得的技術效果，避免上位化的技術問題導致針對創造性的判斷得出與實際情況相反的結論。在判斷區別技術特徵是否屬於公知常識時，除了判斷區別技術特徵是否是公知常識外，還需要判斷區別技術特徵在本發明中實際所起的作用或所獲得的技術效果是否與所認定的公知常識的作用或所獲得的技術效果相同。需要注意的是，在判斷區別技術特徵是否確實屬於公知常識時，必須將所要解決的技術問題和實際的技術效果結合，不能脫離該發明申請的整體技術方案而單獨考慮區別技術特徵是否為本領域的公知常識。

下面將透過結合具體複審案例，對關於公知常識的審查意見的答覆進行說明。

2.1案例一

發明申請（申請號201510887946。9）請求保護一種電氣櫃溫度溼度控制系統和方法。在實質審查中，審查員以不具備創造性為由針對全部權利要求做出了駁回決定。審查員在駁回決定中認為，權利要求1相對於對比檔案1具有區別技術特徵，解決的技術問題為：“調節膨脹閥的開度而調節凝露點的溫度”，並將區別技術特徵確定為本領域的慣用技術手段。

發明人提出了複審請求，沒有修改權利要求。在複審請求中，發明人認為審查員確定的區別技術特徵所解決的技術問題有偏差，重新確定技術問題以及技術效果，陳述了權利要求1具有創造性的理由。

複審委員會合議組支援了發明人的意見，重新確定了該區別技術特徵實際解決的技術問題為：如何對電器櫃內部除溼和去除冷凝水。複審委員會合議組認為，對比檔案1公開的控制過程中不產生冷凝水，不存在解決技術問題“如何對電器櫃內部除溼和去除冷凝水”的需求，並且，沒有證據證明上述的區別技術特徵屬於本領域的慣用手段，並且，實施區別技術特徵能夠達到對電器櫃內部的溼度進行控制且不損害電器櫃內部電子元器件的效果。

最終，複審委員會撤銷了駁回決定。本發明申請最終被授權。

案例一小結：

在進行答辯時，如果遇到關於將區別技術特徵確定為慣用技術手段的審查意見，不需要過多糾結應該由誰舉證的問題，重點結合創造性判斷的“三步法”分析審查意見，確認審查員確定的區別技術特徵是否正確，並判斷審查員確定技術問題的時候是否使用了上位的概括；如果審查員確定的技術問題不合適，則需要重新確定區別技術特徵實際解決的技術問題，並確定該區別技術特徵在本發明申請中所起的作用或所獲得的技術效果。

2.2案例二

發明申請（申請號200810126384。6）請求保護一種定時任務資訊的儲存方法和裝置以及定時任務的排程方法。在實質審查中，審查員以不具備創造性為由針對全部權利要求做出了駁回決定。審查員在駁回決定中認定，權利要求1相對於對比檔案1具有區別技術特徵，解決的技術問題為：“如何根據任務的時間特徵，將任務儲存在十字連結串列中”，並將區別技術特徵確定為計算機領域的慣用技術手段。

發明人提出了複審請求，沒有對權利要求進行修改。在複審請求中，發明人認為審查員確定的區別技術特徵有偏差，重新確定了區別技術特徵，以及該區別技術特徵實際解決的技術問題，並確定該區別技術特徵的技術效果，陳述了權利要求1具有創造性的理由。

複審委員會合議組支援了發明人的意見，重新確定了權利要求1與對比檔案1的區別技術特徵，確定該區別技術特徵實際解決的技術問題為：節省儲存空間、降低連結串列的計算量。複審委員會合議組認為，對比檔案1不存在解決技術問題“節省儲存空間、降低連結串列的計算量”的需求和動機，沒有證據證明該區別技術特徵屬於本領域的慣用手段，不能從現有技術中獲得結合啟示，並且實施區別技術特徵能夠達到節省儲存空間，降低連結串列計算量的有益效果。

最終，複審委員會撤銷了駁回決定。本發明申請最終被授權。

案例二小結：

在進行答辯時，如果審查員確定的區別技術特徵不正確，則重新認定區別技術特徵，並重新認定的區別技術特徵實際解決的技術問題，以及所起的作用或所獲得的技術效果，爭辯現有技術並未給出將該區別特徵應用到該對比檔案以解決其存在的技術問題的啟示，並且取得了有益的技術效果，因此該權利要求具有創造性。

2.3案例三

發明申請（申請號201510485930。5）請求保護一種空調控制方法、空調及人體檢測裝置。在實質審查中，審查員檢索出一篇對比檔案，最終做出了駁回決定。審查員在駁回決定中認定，權利要求1相對於對比檔案1具有區別技術特徵，解決的技術問題為：“如何確定人體的位置”，並將該區別技術特徵確定為本領域的慣用技術手段。

發明人提出了複審請求，修改了權利要求，重新確定了主要區別技術特徵，該區別技術特徵實際解決的技術問題：“空調如何根據位置訊號確定人體位置”。在複審請求中，發明人認為對比檔案1中的關於空調能夠獲取人體的位置並能調整送風方向的具體技術特徵與該區別技術特徵完全不同，對比檔案1不存在解決技術問題“空調如何根據位置訊號確定人體位置”的需求和動機，沒有證據證明上述的區別技術特徵屬於慣用手段，並且實施區別技術特徵能夠達到準確檢測到人體的位置等有益效果，因此，權利要求1具備創造性。

最終，複審委員會根據前置審查意見書的意見，撤銷了駁回決定。本發明申請最終被授權。

案例三小結：

在進行答辯時，可以修改權利要求，重新確定區別技術特徵並重新確定解決的技術問題，並確定該區別技術特徵實際所起的作用或獲得的技術效果，爭辯現有技術並未給出將該區別特徵應用到該對比檔案以解決其存在的技術問題的啟示，同時，該權利要求的技術方案取得了有益的技術效果，因此該權利要求具有創造性。

3.結語

在答覆關於公知常識的審查意見時，結合“三步法”進行分析，需要考慮確定的區別技術特徵、區別技術特徵實際解決的技術問題以及區別技術特徵在本發明申請中所起的作用或所獲得的技術效果是否正確，用以判斷區別特徵是否是解決該技術問題的公知常識。另外，在區別特徵為發明點特徵的情況下，如果審查員將發明點特徵認定為公知常識，則也可以同時請求審查員進行舉證。

作者：春霞 方 亮

本文刊發於《中國高新科技》雜誌2020年第23期

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